Las marcas son signos distintivos que sirven para identificar los productos y los servicios de una empresa o de un profesional y los diferencian de otros, permitiendo su reconocimiento y asociación con una determinada calidad, imagen, experiencia, emociones o valores que desean transmitirse creando un valor intangible.
Lo inherente a una marca es individualizar un producto o un servicio respecto de otros idénticos o similares que concurran en el mercado. A este requisito se le denomina «fuerza distintiva».
El derecho sobre la marca se adquiere por el registro y tiene una duración de diez años indefinidamente renovable.
Tratándose de un monopolio por el que se confiere al titular un derecho exclusivo y excluyente del signo frente a terceros, la falta de uso efectivo durante cinco años consecutivos permite su declaración de caducidad.
También puede declararse la caducidad de la marca cuando su uso difiera del contenido del registro.
Se prevé la nulidad absoluta del registro cuando la marca hubiera sido solicitada de mala fe.
Pueden constituir marcas, especialmente: las palabras, los nombres de personas, los dibujos, símbolos, logotipos, letras, un eslogan, las cifras, los colores y sus combinaciones, los diseños, la forma del producto o de su embalaje, los sonidos o los hologramas.
Los derechos de autor -Propiedad Intelectual- son compatibles y acumulables con los derechos sobre la marca.
Pueden obtener el registro de marcas las personas físicas o jurídicas [sociedades, cooperativas…] incluidas las entidades de derecho público [Administración del Estado, Autonómica, Local…]. Si la titularidad es conjunta de varias personas se rigen por las normas de la comunidad de bienes.
La transmisión de la empresa en su totalidad implica la cesión de las marcas, salvo acuerdo expreso en contrario.
El derecho sobre la marca se agota por la primera comercialización del producto que identifica, efectuada por el titular o por un tercero autorizado.
No se podrá impedir a los comerciantes y distribuidores que usen sus propias marcas junto a la marca del producto.
El titular de la marca no podrá impedir que los terceros usen en el mercado su nombre completo y domicilio, o que utilicen indicaciones relativas a las características y origen de los productos o servicios confundibles con su marca; o cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o servicio, siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
Regla de la especialidad.
El límite del Derecho sobre la marca viene dado por la regla de la especialidad.
Los productos y servicios a los que se extiende la protección de la marca han sido clasificados convencionalmente por acuerdos internacionales y se agrupan en 45 clases: 1ª a 34ª, Productos, y 35ª a 45ª, Servicios.
En la solicitud de registro de la marca deben indicarse las clases que desean protegerse con especificación de los productos o servicios interesados.
Nada impide que dos signos idénticos o parecidos puedan convivir en el mercado cuando distinguen productos o servicios perfectamente diferenciados.
Renombre.
Las marcas que han adquirido renombre gozan de una protección reforzada frente a la marca meramente usada.
El renombre debe apreciarse en cada caso concreto: no se deduce del registro ni tiene por qué ser una realidad permanente.
El reconocimiento del renombre viene dado en función del grado de difusión y de conocimiento de la marca y permite la extensión de su protección a otras clases adicionales o para todo tipo de productos o servicios, más allá del principio de especialidad y sin necesidad de registro.
La protección reforzada se confiere habitualmente a productos o servicios que guardan complementariedad estética o funcional con los que protege la marca renombrada registrada, pero también puede alcanzar a todas las clases del Nomenclátor cuando es conocida por la generalidad del público, por ejemplo, Google, Tesla, L’Oréal o Mastercard.
Tipos de marcas.
- La marca individual pertenece a una persona física o jurídica y su titular establece el régimen de uso propio o por terceros, bajo licencia.
- La marca colectiva es aquel signo que sirve para distinguir los productos o servicios de los miembros de una asociación de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y de las personas jurídicas de Derecho público. Los usuarios de las marcas colectivas tendrán que regirse en lo referente al derecho de marca por un Reglamento de Uso que deberá depositarse junto con la solicitud de registro en el que se especifique, además de la asociación, qué miembros se encuentran autorizados y pueden utilizar la marca y en qué condiciones. A diferencia de las marcas individuales, los signos geográficos de los productos o servicios pueden ser elegidos y concedidos como marcas colectivas.
- Las marcas de garantía certifican o garantizan la prestación de los servicios, los materiales, el modo de fabricación de los productos, el origen geográfico, la calidad, la precisión y otras características de los productos y servicios que distinguen, de otros productos o servicios que no posean esa certificación. También deberán acompañar en la solicitud de registro un Reglamento de Uso en el que figurarán los requisitos de calidad que deben concurrir en los productos y en los servicios, así como las condiciones de uso del signo. Pueden solicitar la marca de garantía las personas físicas o jurídicas, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público, pero no pueden usarla, solamente pueden usarla los empresarios autorizados por dicho titular.
Registro.
La protección de la marca siempre es territorial: España, Unión Europea, o resto de países del mundo.
El registro de marcas está sujeto a los principios registrales generales: (i) publicidad, (ii) oposición de terceros, (iii) prioridad de marcas anteriores y (iv) tracto sucesivo en la transmisión.
- El registro de la marca española se tramita en la Oficina Española de Patentes y Marcas [OEPM], con sede en Madrid.
- El registro de la marca de la Unión Europea se tramita en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea [EUIPO], con sede en Alicante.
- El registro de marcas en cualquier otro país del mundo puede solicitarse directamente por medio de profesionales locales o a través del Sistema de Madrid administrado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], con sede en Ginebra, para los países miembros del Arreglo de Madrid [1891] o del Protocolo de Madrid [1989] para el registro internacional de marcas.
Efectos del registro.
El registro habilita al titular, en sentido amplio, a usar la marca en exclusiva en el tráfico mercantil, en sus productos o servicios, en su correspondencia y documentación mercantil, en la publicidad, a licenciar su uso y a ceder la marca.
También podrá prohibir el uso inconsentido del signo por terceros en relación con los productos o servicios protegidos y, en particular:
- Poner la marca, idéntica o semejante, para distinguir productos o servicios, idénticos o similares, en los productos o en su embalaje.
- Ofrecer [ferias, eventos, catálogos, redes sociales…] los productos o servicios, comercializarlos o almacenarlos.
- Importar o exportar los productos con el signo.
- Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social.
- Utilizar el signo en la publicidad y en la documentación mercantil.
- Utilizar el signo como nombre de dominio o en las redes de comunicación.
- Utilizar el signo en la publicidad comparativa cuando vulnere la Directiva 2006/114/CE.
Enlaces.
- OEPM – Oficina Española de Patentes y Marcas: www.oepm.es
- EUIPO – Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea: www.euipo.eu
- OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: www.wipo.int
Régimen Legal.
- Marca española: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Marca de la Unión Europea: Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Resolución de conflictos.
Las controversias que puedan surgir en Derecho de Marcas pueden resolverse: (i) mediante arbitraje (ii) en la vía administrativa, o (iii) judicialmente.
a) Frente al registro.
La Oficina Española de Patentes y Marcas es competente para conocer las oposiciones presentadas frente a la solicitud de marca española y los procedimientos de nulidad y de caducidad de marca española. Agotada la vía administrativa es competente la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.
La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea es competente para conocer las oposiciones presentadas frente a la solicitud de marca de la Unión Europea y los procedimientos de nulidad y de caducidad de marca de la Unión Europea. En revisión pasan los asuntos a las Salas de Recursos de la EUIPO y en apelación al Tribunal de Luxemburgo.
b.) Frente al uso inconsentido.
Para los asuntos de marcas españolas son competentes: los Juzgados de lo Mercantil, la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo [Sala Segunda].
Para los asuntos de Marca de la Unión Europea es competente: el Tribunal de Marca de la Unión Europea, con sede en Alicante, La Audiencia Provincial de Alicante [Sección Octava] y el Tribunal Supremo [Sala Segunda].
El titular de la marca puede ejercer en la vía civil: (i) la acción de cesación, (ii) la acción de indemnización de daños y perjuicios, (iii) la adopción de medidas para evitar que prosiga la violación, (iv) la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente marcados, (v) la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados y (vi) la publicación de la sentencia.
c) Arbitraje.
Está previsto someter a arbitraje los actos administrativos sobre prohibiciones relativas que hubieran puesto término al procedimiento de registro.
El laudo arbitral firme produce el efecto de cosa juzgada, el mismo que una sentencia judicial firme.
d) Defensa penal.
El titular de una marca registrada puede ejercer las acciones penales pertinentes contra quien:
- Fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel.
- Ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios.
- Comercialice mediante venta ambulante u ocasional productos identificados con la marca registrada.
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