I marchi sono segni distintivi che servono a identificare i prodotti e i servizi di un’azienda o di un professionista e a differenziarli da altri, permettendo il loro riconoscimento e associazione con una determinata qualità, immagine, esperienza, emozioni o valori che si desidera trasmettere, creando un valore intangibile.
Ciò che è intrinsecamente legato a un marchio è la sua capacità di individuare un prodotto o un servizio rispetto ad altri identici o simili presenti sul mercato. Questo requisito è chiamato “forza distintiva”.
Il diritto sul marchio si acquisisce tramite registrazione e ha una durata di dieci anni, rinnovabile indefinitamente.
Trattandosi di un monopolio che conferisce al titolare un diritto esclusivo e esclusivo del segno nei confronti di terzi, la mancanza di utilizzo effettivo per cinque anni consecutivi consente la dichiarazione di decadenza.
La decadenza del marchio può essere dichiarata anche quando il suo uso differisce dal contenuto della registrazione.
È prevista la nullità assoluta della registrazione quando il marchio è stato richiesto in mala fede.
Possono costituire marchi, in particolare: parole, nomi di persone, disegni, simboli, loghi, lettere, uno slogan, cifre, colori e loro combinazioni, disegni, forma del prodotto o del suo imballaggio, suoni o ologrammi.
I diritti d’autore – Proprietà Intellettuale – sono compatibili e cumulabili con i diritti sul marchio.
Possono ottenere la registrazione dei marchi persone fisiche o giuridiche [società, cooperative…] incluse le entità di diritto pubblico [Amministrazione dello Stato, Regionale, Locale…]. Se la titolarità è congiunta tra più persone, si regolano secondo le norme della comunione di beni.
La trasmissione dell’azienda nella sua totalità implica la cessione dei marchi, salvo diverso accordo.
Il diritto sul marchio si esaurisce con la prima commercializzazione del prodotto che identifica, effettuata dal titolare o da un terzo autorizzato.
Non sarà possibile impedire ai commercianti e ai distributori di usare i propri marchi insieme a quello del prodotto.
Il titolare del marchio non potrà impedire ai terzi di usare sul mercato il proprio nome completo e indirizzo, o di utilizzare indicazioni relative alle caratteristiche e all’origine dei prodotti o servizi confondibili con il suo marchio; o quando l’uso di quel marchio è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, purché tale uso avvenga conformemente alle pratiche leali in materia industriale o commerciale.
Regola della specialità.
Il limite del diritto sul marchio è dato dalla regola della specialità.
I prodotti e i servizi ai quali si estende la protezione del marchio sono stati classificati convenzionalmente per accordi internazionali e sono suddivisi in 45 classi: dalla 1ª alla 34ª, Prodotti, e dalla 35ª alla 45ª, Servizi.
Nella domanda di registrazione del marchio devono essere indicate le classi che si desidera proteggere con specificazione dei prodotti o servizi interessati.
Nulla impedisce che due segni identici o simili possano coesistere sul mercato quando distinguono prodotti o servizi perfettamente differenziati.
Renome.
I marchi che hanno acquisito un renome godono di una protezione rafforzata rispetto ai marchi semplicemente utilizzati.
Il renome deve essere valutato caso per caso: non si deduce dal registro né deve essere una realtà permanente.
Il riconoscimento del renome si basa sul grado di diffusione e conoscenza del marchio e consente l’estensione della protezione a ulteriori classi aggiuntive o a tutti i tipi di prodotti o servizi, oltre il principio di specialità e senza la necessità di registrazione.
La protezione rafforzata è solitamente concessa a prodotti o servizi che hanno complementarità estetica o funzionale con quelli protetti dal marchio rinomato registrato, ma può estendersi a tutte le classi del Nomenclatore quando è conosciuta dal pubblico in generale, ad esempio Google, Tesla, L’Oréal o Mastercard.
Tipi di marchi.
- Il marchio individuale appartiene a una persona fisica o giuridica e il titolare stabilisce il regime di utilizzo proprio o da parte di terzi, sotto licenza.
- Il marchio collettivo è quel segno che serve a distinguere i prodotti o servizi dei membri di un’associazione di produttori, fornitori di servizi o commercianti e delle persone giuridiche di diritto pubblico. Gli utenti dei marchi collettivi devono seguire un Regolamento d’Uso che deve essere depositato insieme alla domanda di registrazione e che specifica, oltre all’associazione, quali membri sono autorizzati a utilizzare il marchio e in quali condizioni. A differenza dei marchi individuali, i segni geografici dei prodotti o servizi possono essere scelti e concessi come marchi collettivi.
- I marchi di garanzia certificano o garantiscono la prestazione di servizi, materiali, il metodo di fabbricazione dei prodotti, l’origine geografica, la qualità, la precisione e altre caratteristiche dei prodotti e servizi che li distinguono da altri prodotti o servizi privi di tale certificazione. Devono essere accompagnati da un Regolamento d’Uso nella domanda di registrazione, in cui sono indicati i requisiti di qualità che devono essere rispettati nei prodotti e servizi, nonché le condizioni di utilizzo del segno. Possono richiedere il marchio di garanzia persone fisiche o giuridiche, comprese le istituzioni, le autorità e gli organismi di diritto pubblico, ma solo gli imprenditori autorizzati dal titolare possono utilizzarlo.
Registrazione.
La protezione del marchio è sempre territoriale: Spagna, Unione Europea o altri paesi del mondo.
La registrazione dei marchi è soggetta ai principi registrali generali: (i) pubblicità, (ii) opposizione di terzi, (iii) priorità di marchi precedenti e (iv) trattazione successiva nella trasmissione.
- La registrazione del marchio spagnolo viene gestita presso l’Ufficio Spagnolo dei Brevetti e Marchi [OEPM], con sede a Madrid.
- La registrazione del marchio dell’Unione Europea viene gestita presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale [EUIPO], con sede ad Alicante.
- La registrazione dei marchi in qualsiasi altro paese del mondo può essere richiesta direttamente tramite professionisti locali o tramite il Sistema di Madrid, gestito dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale [OMPI], con sede a Ginevra, per i paesi membri dell’Accordo di Madrid [1891] o del Protocollo di Madrid [1989] per la registrazione internazionale dei marchi.
Effetti della registrazione.
a registrazione conferisce al titolare, in senso ampio, il diritto di utilizzare il marchio in esclusiva nel commercio, sui suoi prodotti o servizi, nella corrispondenza e documentazione commerciale, nella pubblicità, di concedere in licenza il suo uso e di cedere il marchio.
Inoltre, può vietare l’uso non autorizzato del segno da parte di terzi in relazione ai prodotti o servizi protetti e, in particolare:
- Utilizzare il segno, identico o simile, per distinguere prodotti o servizi, identici o simili, sui prodotti o sul loro imballaggio.
- Offrire [fiere, eventi, cataloghi, social media…] i prodotti o servizi, commercializzarli o immagazzinarli.
- Importare o esportare i prodotti con il segno.
- Utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale.
- Utilizzare il segno nella pubblicità e nella documentazione commerciale.
- Utilizzare il segno come nome di dominio o nelle reti di comunicazione.
- Utilizzare il segno nella pubblicità comparativa quando viola la Direttiva 2006/114/CE.
Collegamenti.
- USBM – Ufficio Spagnolo delle Brevetti e Marchi: www.oepm.es
- EUIPO – Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale: www.euipo.eu
- OMPI – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale: www.wipo.int
Regime Legale.
- Marca spagnola: Legge 17/2001, del 7 dicembre, sui Marchi.
- Marca dell’Unione Europea: Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui Marchi dell’Unione Europea.
- Legge Organica 10/1995, del 23 novembre, del Codice Penale.
Risoluzione delle controversie
Le controversie relative al diritto dei marchi possono essere risolte: (i) Mediante arbitrato (ii) In via amministrativa, o (iii) Per via giudiziaria.
a) Di fronte al registro
La Oficina Española de Patentes y Marcas è competente per conoscere le opposizioni presentate contro la richiesta di registrazione di un marchio spagnolo e i procedimenti di nullità e di decadenza del marchio spagnolo. Esaurita la via amministrativa, è competente l’Audiencia Provincial e il Tribunale Supremo.
L’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea è competente per conoscere le opposizioni presentate contro la richiesta di registrazione di un marchio dell’Unione Europea e i procedimenti di nullità e di decadenza del marchio dell’Unione Europea. In fase di revisione, le questioni passano alle Sezioni di Ricorso dell’EUIPO e, in appello, al Tribunale di Lussemburgo.
b.) Frente al uso inconsentido.
Per i marchi spagnoli, sono competenti: i Giudici del Commercio, l’Audiencia Provincial e il Tribunale Supremo [Sezione Seconda].
Per i marchi dell’Unione Europea, è competente: il Tribunale dei Marchi dell’Unione Europea, con sede ad Alicante, l’Audiencia Provincial di Alicante [Sezione Ottava] e il Tribunale Supremo [Sezione Seconda].
Il titolare del marchio può esercitare in via civile: (i) l’azione di cessazione, (ii) l’azione di risarcimento danni, (iii) l’adozione di misure per impedire la continuazione della violazione, (iv) lla distruzione o la cessione a fini umanitari dei prodotti contrassegnati illecitamente, (v) l’attribuzione in proprietà dei prodotti, materiali e mezzi sequestrati, e (vi) la pubblicazione della sentenza.
c) Arbitraje.
È previsto il ricorso all’arbitrato per gli atti amministrativi riguardanti le proibizioni relative che hanno concluso il procedimento di registrazione.
Il lodo arbitrale definitivo produce gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria definitiva.
d) Defensa penal.
Il titolare di un marchio registrato può esercitare le azioni penali pertinenti contro chi:
- Produca, fabbrichi o importi prodotti che incorporano un segno distintivo identico o confondibile con quello registrato.
- Offra, distribuisca o commercializzi all’ingrosso prodotti che incorporano un segno distintivo identico o confondibile con quello registrato, o li conservi con tale finalità, quando si tratta di prodotti o servizi identici o simili.
- Commercializzi mediante vendita ambulante o occasionale prodotti identificati con il marchio registrato.
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